Fundamentos da Decisão #6: quem pode reconhecer o alto renome de uma marca?

As marcas de alto renome são aquelas que, independente do ramo de atividade, são amplamente reconhecidas no mercado. Exemplos notórios são a Coca-cola, Microsoft e o McDonald's. Sua proteção está prevista no artigo 125 da lei 9.279/96, cuja redação prevê que "à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade". Uma pergunta que pode surgir do exposto acima é: quem tem competência para considerar uma marca de alto renome ou não?

Essa é a questão que a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial se propôs a responder no acórdão referente à apelação nº 0000025-53.2013.8.26.0100 do TJSP de 06/05. O caso opunha a Companhia Brasileira de Distribuição, responsável pelos Supermercados Extra, e Extra Pharma Comercial, dona de drogarias de mesmo nome. A primeira intentou ação contra a segunda sustentando ser titular de registros da marca EXTRA pelo INPI, utilizada pela ré em sua EXTRA FARMA, e que tal proteção abarcaria as atividades de comércio e mercadorias em geral, inclusive farmácias e drogarias. Afirmou também a possibilidade de reconhecimento incidental do alto renome da marca extra pelo Poder Judiciário.

Tanto em 1º quanto eventualmente no 2º grau a ação foi considerada improcedente. Primeiramente, no tocante ao alto renome o Tribunal declarou:

 Para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, indispensável a sua declaração pelo INPI, órgão competente para tanto, por meio de um procedimento administrativo próprio de iniciativa do titular da marca. Ao Poder Judiciário incumbe exclusivamente eventual análise da legalidade do ato administrativo, sendo descabido o reconhecimento do alto renome incidentalmente, como pretende a apelante, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Assim sendo, com o não reconhecimento por parte do INPI do alto renome, os "Supermercados Extra" não gozam da proteção prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, ainda que possuam reconhecimento e prestígio ante a população. Para fundamentar essa decisão citou-se o AgRg no REsp 1165653/RJ do STJ.

Com relação à atuação no mesmo ramo de atividade o Tribunal considerou só ser válida a proteção do nome EXTRA quando usado em conjunto com as palavras "super" ou "supermercados", de modo que a proteção da expressão isolada seria impossível. Pelo fato da empresa ré utilizar-se da expressão EXTRA FARMA como título de estabelecimento e não EXTRA SUPER ou EXTRA SUPERMERCADOS a infração não ocorreria.

Ademais, o TJSP considerou que por atuarem em diferentes ramos de atividade e possuírem diferente público-alvo, não haveria possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas de modo a causar prejuízo para a parte autora. Como fundamentação nesse ponto o Tribunal utilizou o REsp nº 773126/SP do STJ.